Постановление от 24 мая 2010 №№ А33-324/2009, Ф02-2230/2010

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

664011 г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36А Тел..факс 20-96-75www.fasvso.arbitr.шe-mail: info@fasvso.arbitr.ru

постановление

г. Иркутск №А33-324/2009 24 мая 2010 года

Резолютивная часть постановления оглашена 18 мая 2010 года. Полный текст постановления изготовлен 24 мая 2010 года.

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в составе: председательствующего судьи Бурковой О.Н., судей: Некрасовой Н.В., Попова О.А.,

при участии в судебном заседании представителя общества с ограниченной ответственностью «Успех» Митряшиной Евгении Михайловны (доверенность от 19.11.2009, паспорт), представителя общества с ограниченной ответственностью «Янеж» Саушкина Дмитрия Викторовича (доверенность от 12.04.2010, паспорт),

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Успех» на постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 25 февраля 2010 года по делу № А33 -324/2009 (суд апелляционной инстанции: Гурова Т.С., Кириллова Н.А., Петровская О.В.),

установил:

общество с ограниченной ответственность «Янеж» (далее ООО «Янеж») обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Креатив» (далее ООО «Креатив»), обществу с ограниченной ответственностью «Успех» (далее ООО «Успех») с требованиями: обязать прекратить реализацию изделий под названием «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница» схожих до степени смешения с продукцией общества с ограниченной ответственностью «Янеж», защищенной патентом на

промышленный образец № 65448 «Мини-сауна профилактическая «Кедровая здравница»; обязать опубликовать в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о нарушении ответчиками прав общества с ограниченной ответственностью «Янеж» и о неправомерном использовании промышленного образца, охраняемого патентом на промышленный образец № 65448 «Мини-сауна профилактическая «Кедровая здравница».

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 8 декабря 2009 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 25 февраля 2010 года решение суда отменено. Принят новый судебный акт. Исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 25 февраля 2010 года ООО «Успех» обратилось в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа c кассационной жалобой, в которой просит его отменить, решение суда первой инстанции оставить в силе.

Заявитель кассационной жалобы полагает, что не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанции, и имеющимся в деле доказательствам вывод суда апелляционной инстанции о том, что в изделии ООО «Успех» «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница» использованы все существенные признаки промышленного образца «Мини-сауна профилактическая «Кедровая здравница», защищенного патентом № 65448, в том числе спорный существенный признак - выполнение корпуса изделия с отверстиями на боковых гранях. Судом апелляционной инстанции неправильно применены нормы материального права, а именно пункт 2 статьи 10 «Патентного закона Российской Федерации» от 23.09.1992 № 3517-1 и абзац 2 пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд апелляционной инстанции не обоснованно применил Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные Приказом Роспатента от 17.04.1998 № 84. Ответчик не согласен с выводами эксперта Черепановой Л.И., а также указывает на отсутствие доказательств, подтверждающих использование ООО «Креатив» мини-саун.

ООО «Креатив» в письменных пояснениях на кассационную жалобу просит её удовлетворить.

В письменном отзыве на кассационную жалобу ООО «Янеж» просило оставить постановление апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

ООО «Креатив» о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещено надлежащим образом (уведомление о вручении почтового отправления № 13742), своего представителя не направило.

В судебном заседании Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа представители ООО «Успех» и ООО «Янеж» подтвердили доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на неё.

Кассационная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Проверив соответствие выводов суда апелляционной инстанции о применении норм права установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, правильность применения судом норм материального и процессуального права и, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзывах на неё, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к следующим выводам.

Истец предъявил требование о защите исключительных прав на использование промышленного образца, охраняемого патентом № 65448. В качестве основания заявленных требований указал на то, что ответчики осуществляют реализацию электронагревательных приборов (мини-сауна профилактическая), схожих до степени смешения с продукцией ООО «Янеж».

Отказывая в удовлетворении исковых требований, Арбитражный суд Красноярского края исходил из недоказанности факта использования ответчиками в реализуемом ими изделии всех существенных признаков промышленного образца, патент на который получен истцом.

Повторно рассматривая дело, Третий арбитражный апелляционный суд пришел к выводу об использовании ООО «Успех» и ООО «Креатив» изделия «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница», в котором содержатся все существенные признаки промышленного образца, указанные в патенте № 65448 принадлежащем истцу, в связи с чем удовлетворил требования истца.

Данный вывод апелляционного суда является правомерным и основанным на имеющихся в материалах дела доказательствах: рекламные материалы, распечатанные с сайта sibkedr.de; прайс-листы и релиз ООО «Успех»; брошюры и буклеты ООО «Успех» и ООО «Креатив»; письмо Центра Красоты «Нина» о приобретении у ООО

«Креатив» мини-саун, производителем которых указано ООО «Успех»; заключение специалиста общества с ограниченной ответственностью «Красноярское агентство патентной поддержки» Игумновой М.А. по материалам проверки (КУСП от 25 марта 2008 года № 629), по заказу старшего оперуполномоченного ОРЧ БЭП ГУВД по Красноярскому краю старшего лейтенанта милиции Космачева С.В., из которого следует, что проводилось исследование трех устройств электронагревательных «Сибирская здравница» (мини-сауна профилактическая УН-1, УН-2) в упаковке, выпускаемые ООО «Успех», изъятых в ходе проведения осмотра места происшествия с производственных складов ООО «Успех» 31 марта 2008 года, и одного устройства электронагревательного «Кедровая здравница» (мини-сауна профилактическая УН-2.1), с ярлыком изготовителя ООО «Янеж», в котором указано, что продукция, выпускаемая ООО «Успех» сходна до степени смешения с продукцией, выпускаемой ООО «Янеж» в отношении внешнего вида самого изделия, каждый из признаков, включенных в перечень существенных признаков промышленного образца истца по патенту № 65448 «Мини-сауна профилактическая «Кедровая здравница» использован ответчиком в аналогичной продукции в процессе её изготовления, реализации и т.п. В заключении отражено, что имеющиеся конструктивные различия между продукцией ответчика и запатентованным промышленным образцом не влияют на общий вывод о нарушении патента.

В рамках дела проведена судебная патентоведческая экспертиза экспертом Черепановой Л.И., согласно экспертному заключению изделие «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница», изготовляемое ООО «Успех», содержит все существенные признаки, приведенные в перечне существенных признаков вариантов 3 и 1 промышленного образца по патенту № 65448 «Мини-сауна профилактическая «Кедровая здравница», выданному обществу с ограниченной ответственностью «Янеж».

Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа считает постановление Третьего арбитражного апелляционного суда законным и обоснованным исходя из следующего.

Как следует из представленного в материалы дела патента № 65448 и не оспаривается сторонами ООО «Янеж» принадлежат исключительные права на промышленный образец «Мини-сауна профилактическая «Кедровая здравница» (четыре варианта)».

В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 1225, статье 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации промышленные образцы относятся к результатам

интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), и на которые признаются интеллектуальные права.

В силу подпунктов 2, 5 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права. Статья 1407 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает, что патентообладатель вправе в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав.

Исходя из приведенных выше норм, суд апелляционной инстанции пришёл к правомерному выводу о том, что в случае доказанности факта нарушения исключительных прав ООО «Янеж» на запатентованный им промышленный образец, ООО «Янеж» вправе требовать от ООО «Успех» и ООО «Креатив» прекратить реализацию изделий под названием «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница» и публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решение суда о нарушении прав ООО «Янеж».

Истцом в подтверждение факта реализации ООО «Успех» и ООО «Креатив» изделия «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница» представлены прайс-листы и релизы ООО «Успех», брошюры и буклеты ООО «Успех» и ООО «Креатив», письмо Центра Красоты «Нина» о приобретении у ООО «Креатив» мини-саун, с указанием изготовителя - ООО «Успех», свидетельствующие о том, что продажи изделия осуществлялись.

Кроме того, из представленного в материалы дела заключения специалиста общества с ограниченной ответственностью «Красноярское агентство патентной поддержки» от 3 апреля 2008 года № 2008/18 по материалам проверки (КУСП № 629 от 25 марта 2008 года) следует, что в ходе осмотра места происшествия с производственных складов ООО «Успех» 31 марта 2008 года были изъяты три

устройства электронагревательные «Сибирская здравница» (мини-сауна профилактическая УН-1, УН-2) в упаковке, выпускаемые ООО «Успех».

Как разъяснили Пленум Верховного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 26 марта 2009 года № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при рассмотрении дел о нарушениях прав на результаты интеллектуальной деятельности, допущенных до 1 января 2008 года, судам следует руководствоваться законодательством, действовавшим до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

При оценке факта наличия нарушения исключительных прав истца на промышленный образец в настоящем деле подлежат применению как положения части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, так и положения Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-1, действовавшего до введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-1, действовавшего ранее, патентообладателю принадлежит исключительное право на промышленный образец, никто не вправе использовать запатентованный промышленный образец без разрешения патентообладателя, в том числе совершать следующие действия, за исключением случаев, если такие действия в соответствии с настоящим Законом не являются нарушением исключительного права патентообладателя: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец.

В силу части 2 статьи 10 Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-1 запатентованный промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца. Действующая в настоящее время статья 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации также предусматривает, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не

противоречащим закону способом (исключительное право на промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

Согласно пункту 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием промышленного образца считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей изделия, в котором использован промышленный образец.

В силу пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца (пункт 2 статьи 1377).

Таким образом, и по раннее действовавшему законодательству, и по законодательству, действующему в настоящее время, использование промышленного образца является, кроме прочего, изготовление и реализация изделия, содержащего в себе все существенные признаки промышленного образца.

Проведенной в ходе рассмотрения настоящего дела экспертизой подтверждается, что изделие «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница», изготовляемое ООО «Успех», содержит все существенные признаки, приведенные в перечне существенных признаков вариантов 3 и 1 промышленного образца по патенту № 65448 «Мини-сауна профилактическая «Кедровая здравница», выданному ООО «Янеж».

Суд апелляционной инстанции правомерно исходил из того, что отсутствуют основания сомневаться в обоснованности заключения эксперта Черепановой Л.И., в связи с чем отклонил ссылку ООО «Успех» на рецензию на экспертное заключение Черепановой Л.И. по настоящему делу от 8 июля 2009 года, составленную патентным поверенным Андреевой М.Ю., где указано, что методологическая ошибка в связи с неприменением нормативных документов, подлежащих применению, приводит эксперта к неверным выводам.

В материалы дела представлены фотографии изделия «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница» и фотографии изделия «Мини-сауна профилактическая «Кедровая здравница».

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела документы, суд апелляционной инстанции правомерно установил, что в изделии «Мини-сауна профилактическая «Сибирская здравница» использованы все существенные признаки

промышленного образца «Мини-сауна профилактическая «Кедровая здравница», указанные в патенте № 65448 в вариантах 1 и 3 промышленного образца: общая форма изделия, геометрия его отдельных составляющих, размеры, материал являются идентичными.

При таких обстоятельствах, исковые требования ООО «Янеж» правомерно удовлетворены.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа приходит к выводу, что постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 25 февраля 2010 года по делу № А33 -324/2009 основано на полном и всестороннем исследовании имеющихся в деле доказательств, принято с соблюдением норм материального и процессуального права, в связи с чем на основании пункта 1 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат оставлению без изменения.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина за кассационное рассмотрение дела относится на заявителя кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 274, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа

П О С Т А Н О В И Л: Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 25 февраля 2010 года по делу № А33-324/2009оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья О.Н. Буркова

Судьи: Н.В.Некрасова

О.А.Попов